홍콩 특허법에 따라 발명이 신규성, 창작성이 있고, 산업적으로 이용될 수 있으며 제외 유형에 속하지 않는 발명이라면 홍콩에서 특허로 등록할 수 있다.
홍콩의 특허 등록제도는 지역적인 보호범위를 정하고 있다. 비록 어느 특허가 중국 특허청에 등록되어 있다고 하더라도, 그 특허가 자동적으로 홍콩에서 보호되지는 않는다. 즉, 홍콩에서 특허를 보호 받으려면 반드시 홍콩에서 등록되어야 한다.
홍콩에서는 특허를 포함하여 지식재산권 출원은 우리나라처럼 변리사 자격을 가진 자만이 대리할 수 있는 규정이 없고, 홍콩에 거주권을 가진 자라면 누구든지 상표, 특허, 디자인 출원의 대리인이 될 수 있다.
일반적으로 홍콩의 지식재산권 대리인들의 대부분은 변호사 자격을 가지고 있거나 외국 변호사 자격을 가진 사람들이지만, 아무런 자격을 가지지 않는 사람도 대리인이 될 수 있고 법률 대리 사무소를 운영할 수 있으므로 꼭 이점을 체크해야 한다.
홍콩 특허 출원의 종류
홍콩에는 ‘표준특허’와 ‘단기특허’라는 두 가지 종류의 특허가 있다. 표준특허의 최장 유효기간은 20년이며, 등록 후 3 년이 지나면 매년 기간을 연장해야 하고, 단기특허의 최장 유효기간은 8년으로 최초 등록 후 4 년이 지나 1번만 기간을 연장할 수 있다.
홍콩 특허출원 절차 및 기간
표준특허를 기준으로, 홍콩에서 특허출원 후 등록이 되기까지는 약 2년 6개월 정도가 소요된다.
중국과 홍콩은 공지예외주장 제도는 두고 있으나, 공지의 형태에 대해서는 대단히 엄격한 기준을 가지고 있어서, 우리나라 기업의 경우 거의 공지예외주장의 혜택을 받을 수 없다.
1) 표준특허
(a) 표준특허의 재등록 출원 및 등록청구 절차(기초출원에 근거)
홍콩에서 2019년까지 표준특허 등록은 전적으로 아래의 3개의 ‘지정 특허청(중국, 영국, 유럽 특허청)’에서 등록된 특허(기초출원)에 근거하여 홍콩에 재등록을 신청하여, 형식적인 요건에 대한 심사만을 거친 후 이루어졌다.
표준특허의 출원절차는 ‘출원’ 및 ‘등록청구’의 두 단계로 나누어 진다.
재등록을 통한 표준특허의 경우, ‘출원’은 ‘지정 특허청’이 공고한 해당 특허의 출원일로부터 6개월 이내에 홍콩 특허청에 제출되어야 한다. 제출된 출원서류에 문제가 없고 관련 요건에 부합하면, 출원서를 접수하고 관련 특허의 출원공고까지에 필요한 시간은 최단 3개월이다.
이 후 후 기초출원인 지정특허출원이 상당 기간 동안 등록 결정이 되지 않아 상당 기간이 지나가게 되는 경우에는 절차 계속 중에 표준특허 출원의 유지 청구를 해야 한다. 홍콩 특허조례에 따라 기록청구의 공고가 난 후 5년이 지나도록 제2단계인 등록청구 단계가 진행되지 않을 경우에는 표준특허 출원의 유지 청구를 해야만 한다. 만약 유지청구를 하지 않을 경우에는 해당 표준특허 출원이 포기된 것으로 간주된다.
‘등록청구’는 ‘지정 특허청’이 해당 특허를 등록한 날과 홍콩지식산권서 특허등록처가 ‘출원’을 공고한 날 중 더 늦은 날로부터 6 개월 이내에 제출되어야 한다. 등록 청구 절차의 경우 관련 청구에 흠결이 없고, 등록 요건에 부합하면 특허 등록처에서 등록청구서를 접수하고 특허 등록증을 발급하기까지에 필요한 시간은 최단 3개월이다.
(b) 표준특허의 실질심사를 통한 직접 등록 출원
홍콩은 2019. 12. 19.부터 표준특허 등록 신청자가 종래의 ‘지정 특허청’에 해당 특허 출원을 먼저 할 필요 없이(기초출원 불요), 홍콩에 직접 특허의 출원과 실질심사를 신청할 수 있도록 하는 제도를 도입, 시행하였다.
이 경우 출원인은 홍콩 특허청에 일반특허 실체심사 신청 및 출원 신청을 할 수 있다.
2) 단기특허
단기특허의 경우 기초출원이 필수적이지는 않으나, 출원 과정에서 중국특허청, 영국특허청, 또는 PCT 기관 등의 심사보고서를 제출해야 하기 때문에 국내 기업들의 경우에는 사실상 기초출원(국내출원)이 존재해야 한다.
단기특허출원이 제출되면 홍콩 특허청 심사관은 단기특허출원이 최소한의 형식적 요건을 만족하는지를 우선 판단한다. 형식적 요건을 만족하는 것으로 인정되면 특허등록부에 등재하고, 홍콩 단기특허 등록결정서를 송부한다. 그리고 홍콩 단기특허 등록공고를 내고 저널에 게재하여 광고한다.
2019. 12. 19. 홍콩 특허조례 개정에 따라 단기특허 역시 실체심사의 대상이 될 수 있다. 특히 제3자는 누구라도 단기특허의 특허성에 대한 발명의 요건에 대하여 판단하여 이의신청이 있는 경우 실체심사요청을 심사관에게 할 수 있다. 출원인 역시 단기특허에 대하여 실체심사를 신청할 수 있다.
홍콩 특허권 존속기간
표준특허의 최장 유효기간은 20 년이며, 등록 후 3년이 지나면 매년 기간을 연장해야 한다.
단기특허의 최장 유효기간은 8년으로 최초 등록 후 4년이 지나 1번만 기간을 연장할 수 있다.
심판제도
홍콩에는 별도의 특허심판원이 존재하지 않는다. 일반적으로 특허청 심사관의 결정 또는 명령에 대한 불복은 법원을 대상으로 한다. 법원은 항소 절차에서 심사관에게 부여된 모든 권한을 행사할 수 있다.
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